특허신청 하기전에 제품출시·논문발표 신규성 훼손할 수도
특허를 받기 위해 갖추어야 할 요건으로 대표적인 것은 신규성과 진보성이다(특허법 제29조). 신규성(Novelty)이란 세계에서 최초로 예전에 없던 기술을 개발하여야 한다는 요건이고, 진보성(Inventive step)은 개발한 기술이 예전에 있던 기술에 비해 일정한 정도 발전한 것이어야 한다는 요구이다.
특허제도에 대한 이해가 부족한 자가 범하기 쉬운 실수 중 하나가 본의 아니게 특허를 받을 수 없는 요건을 스스로 만드는 행동을 자주 한다는 점이다. 자기가 개발한 기술이라도 특허출원하기 전에 기술을 공개해 신규성이 상실되면 비록 자기가 개발한 것이라도 특허를 받을 수 없다. 어떤 경우에 신규성을 상실하게 되는 지 살펴보자.
◆제품 출시=특허제도에 대한 인식이 되어 있지 않은 상태에서 우선 시장의 반응을 살펴보기 위해 시제품을 출시하여 소비자의 반응을 보니 상당한 호응을 얻는 것을 확인하고 사업성이 있어 보이고, 경쟁업체가 모방할 것을 대비하여 특허출원하는 경우이다.
제품을 출시한 경우 제품의 성격에 따라 공지여부가 결정된다. 즉 기술의 내용이 제품의 구조에 관한 것이라면 판매된 제품을 분해하여 쉽게 제품의 구조를 파악할 수 있을 것이다. 이 경우라면 출원 전에 공지되었다고 봐야 할 것이므로 신규성을 상실한다.
물론 특허심사과정에서 특허청 심사관이 실제로 유통되어 공지된 것인지 심사자료를 보유하지 않을 가능성이 많기 때문에 잘못 특허등록되는 경우도 있다. 하지만 이런 경우 등록된 후라도 경쟁사가 이미 공지된 증거를 제출하면서 특허무효를 주장할 경우 무효를 피할 수 없다.
◆기술설명회 발표=신제품 발표회, 신기술 설명회 등과 같이 불특정 다수인을 모아 놓고 신제품을 소개하는 행사를 갖는 경우가 자주 있다. 제품 설명회에서 기술 내용을 밝히지 않고 진행하는 경우도 상정해 볼 수 있겠지만 역시 위험하다. 더구나 기술설명회에서는 대개 신제품에 관한 자료를 배포하고, 그 자료에는 설명회 일시, 장소 등이 명확하게 명기되어 있으므로 특허를 무효로 할 명확한 증거가 되기 쉽다. 설명회를 열기 전에 특허출원해 두는 것이 바람직하다.
◆제품 안내서 배포=일반인을 상대로 신제품 기술내용을 담은 제품안내서를 배포했다면 어떻게 될까. 물론 일반인을 상대로 공개한 것이므로 신규성을 상실한다고 보아야 할 것이다.
우리나라는 통상 제품안내서에 이를 발행한 날짜를 표시하지 않는데, 발행일자를 표시하지 않는 것이 약이 될 수 있고, 독이 될 수 있다. 권리를 얻기 위해서는 발행일자를 표시하지 않은 것이 그 후 특허출원하여 권리를 얻은 경우 공격당할 여지가 줄어들어 약이 될 수 있을 것이고, 만약 권리화할 의사가 없는데 발행일자를 표시하지 않았다면 나중에 다른 사람이 같은 기술을 특허출원하여 권리를 얻었을 때에는 발행일자가 명시되지 않아 이미 공지되었다는 증거로 사용하기 어려운 경우가 생길 수 있다. 권리가 필요하면 제품안내서 배포 전에 권리 신청하고 제품안내서에는 반드시 발행일자를 명기하는 것이 좋겠다.
발명의 신규성 상실여부는 엄격하게 적용해야 하겠지만 일률적으로 적용할 경우 불합리한 경우도 있어 일정 범위에서 예외를 두어 구제하는 장치를 마련해 두고 있다. 논문발표나 박람회 출품을 권장해야 하는데 이로 인해 기술이 공개되어 특허를 받지 못하게 되면 가혹하므로 이런 경우에는 비록 신규성을 상실했지만 특별히 신규성을 상실하지 않을 것으로 취급하는 예외조항(신규성 의제)을 두고 있다.
이 규정은 단지 신규성 상실을 구제해 주는 것이지 출원을 먼저 한 것으로 해 주지 않기 때문에 다른 사람이 같은 기술을 먼저 출원하였다면 둘 다 특허를 받지 못하게 된다. 예외 규정일 뿐이므로 가능하면 정상적으로 논문발표, 박람회에 출품하기 전에 권리를 신청해 두는 것이 안전하다.
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